6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na (“SMK”) baktığımızda, Kanun’un 30. maddesinin 5. fıkrasında “Bu maddede yer alan suçlardan dolayı cezaya hükmedebilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması şarttır” denildiğini görmekteyiz. Buna göre markanın ceza hukukunun koruma alanına girmesi için;
- Tescil edilmiş olması ve
- Türkiye’de tescil edilmiş olması şartlarının birlikte meydana gelmesinin arandığını görmekteyiz.
Bu ön şart, suçun unsurları ile çok sıkı bir bağ içindedir. Başka bir ifade ile, Türkiye’de + tescilli olma ön şartları bulunmadığında suç oluşmayacaktır. Maddede, marka hakkına tecavüz fiilleri yasaklanmıştır ve cezaya bağlanmış ve fakat suçun oluşması için markanın Türkiye’de tescilli olması ön şartı getirilmiştir.
Öyleyse;
- SMK’nin hükümleri uyarınca, SMK ile sağlanan marka koruması, tescil yoluyla elde edilir. Tescilsiz markalar açısından Türk Ticaret Kanunu’nun haksız rekabete ilişkin hükümlerine başvurulması mümkün ise de markanın korunması hükümlerine başvuru mümkün olmayacaktır.
- Türkiye’de tescil koşulunu gelindiğinde ise iki seçenekli bir tablo ile karşılaşmaktayız. Buna göre, Türkiye’de usulüne göre TÜRKPATENT nezdinde tescil edilmiş bir marka koruma alanı kapsamındadır. Tescilin ülkeselliği söz konusu olduğundan, TÜRKPATENT nezdinde tescil olunmamış bir marka, Türkiye’de tescilsiz marka hükmündedir. Bu noktada sorun yoktur.
- SMK’nin 3. maddesi (c) bendinde “Paris Sözleşmesi veya 15/4/1994 tarihli Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşması hükümleri dâhilinde başvuru hakkına sahip kişiler” SMK ile sağlanan koruma kapsamında sayılmış, Paris Sözleşmesi Madde 6 Mükerrer 1 ile düzenlenen tanınmış markaların da Türkiye’de SMK kapsamında bazı korumalardan faydalanacakları düzenlenmiştir. Ancak bu markalara tanınan koruma yalnızca, tescil engelleri ve hükümsüzlük davası açma hakkı ile sınırlıdır. Hukuk ve ceza dava yolları ile koruma haklarını kapsamamaktadır. Dolayısıyla hukuk ve ceza davaları yoluyla koruma uygulanacak ise Paris Sözleşmesi uyarınca tanınmış marka ve hatta başka pek çok ülkede de tescilli olan bir markanın TÜRKPATENT nezdinde Türkiye’de tescil edilmemiş olması noktasında sorun doğabileceği bilinmelidir. Nitekim tanınmış markaların yüksek reklam gücü, uluslararası bilinirlik ve kalite göstergesi içerikleri nedeniyle taklit ürünler nedeniyle marka hakkına tecavüz suçunun mağduru olma ihtimallerinin daha yüksek olduğu düşünüldüğünde cezai korumadaki (ülkesel - Türkiye’de) tescil zorunluluğu nedeniyle SMK kapsamındaki bir ihlal halinde cezai korumadan yararlanamayacaktır. Türk Ticaret Kanunu bağlamında haksız rekabet hükümlerine göre başvuru hakları ise saklıdır. Bunları kaybetmez.
Bu nedenlerle, özellikle yeni bir girişimde bulunma, yola çıkma sürecinde, markanızın Türkiye’de TÜRKPATENT nezdinde tescil işlemlerini gerçekleştirmenizin, bu süreci de yapılacak işler listenize eklemenizin, ileride karşılaşılabilecek risklerin önüne geçilmesi, hukuki ve cezai başvuru haklarına sahip olunması ve en az zararla içinden çıkılabilmesi açısından önemli olduğunu hatırlatalım.